Direitos e obrigações relativos à marca e seu registro

Sumário

I – Introdução; II – Conceito; III – Aquisição e registro da marca; IV – Marca de Alto Renome e Marca Notoriamente Conhecida; V – A Vigência e prorrogação; VI – Cessão; VII – Licença de Uso; VIII – Perda dos direitos; IX – Exame do pedido; X A ação de Nulidade e; XI – Bibliografia

Introdução

As relações comerciais estabelecidas entre fornecedores, fabricantes, clientes e consumidores geram diferenciais e preferências, decorrentes da qualidade do produto ou serviço, de sua confiabilidade e identidade.

Visando o lucro e o constante crescimento da empresa, os empresários e afins comercializam seus produtos, relacionando-se com uma clientela e, por vezes, objetivando a fidelidade desta.

A empresa pretende ser conhecida pelos consumidores, a fim de sobressair-se perante as demais e alcançar um número cada vez maior de vendas, por outro lado, o cliente simpatiza-se com aquele fornecedor do produto ou serviço, criando uma relação de preferência e identificação do que consome ou contrata.

Em razão do exposto, nasceu no mundo comercial o que chamamos de marca. E esta deve ser registrada para gerar efeitos perante terceiros e proteger seu proprietário.

Diante de tal relevância jurídica, o Estado garante ao proprietário da marca a devida proteção, legislando, julgando e administrando os atos comerciais. No entanto, para que haja a referida proteção, impreterível o registro da marca. Com tal procedimento, haverá a garantia do proprietário contra uso indevido, má-fé e concorrência, resguardando, não só o empresário, mas também os consumidores.

Conceito

Consubstancia o artigo 123 que:

“Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I – marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;
II – marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e
III – marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade”.

Uma das maiores autoridade do Direito Comercial e, consectariamente, sobre a marca é o distinto Professor Fábio Ulhoa Coelho, que em suas filigranas doutrinárias conceitua:

“A marca é o designativo que identifica produtos e serviços. Não se confunde com outros designativos presentes na empresa, assim o nome empresarial, que identifica o empresário e o título de estabelecimento, referido ao local do exercício da atividade econômica”.

Preleciona, ainda, sobre o tema, o ilustre doutrinador:

“A lei da propriedade industrial de 1996 introduziu no direito brasileiro, além da marca de produtos e serviços, duas outras categorias: a marca de certificação e a marca coletiva (LPI, art. 123, II e III). A primeira atesta que determinado produto ou serviço atende a certas normas de qualidade, fixadas por organismo oficial ou particular, enquanto a segunda informa que o fornecedor do produto ou serviço é filiado a uma entidade, geralmente a associação dos produtores ou importadores do setor”.

Aquisição e registro da marca

Os direitos sobre a marca originam-se com a sua aquisição, que por sua vez, nasce pelo registro validamente expedido, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional.

O procedimento de registro é realizado por meio de pedido junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI que é uma autarquia federal. Tal autarquia está vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e é responsável por registros de marcas, concessão de patentes, averbação de contratos de transferência de tecnologia e de franquia empresarial, e por registros de programas de computador, desenho industrial e indicações geográficas, de acordo com a Lei da Propriedade Industrial (Lei n.º 9.279/96) e a Lei de Software (Lei nº 9.609/98). (fonte: site do INPI).

Marca de Alto Renome e Marca Notoriamente Conhecida

A legislação assegura proteção especial à marca registrada no Brasil considerada de “alto renome” em seu ramo.

Já quanto à “Marca Notoriamente Conhecida” em seu ramo de atividade (nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial) há proteção especial, e diferente da mencionada anteriormente, independe de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

Vale ressaltar que referida proteção aplica-se também às marcas de serviço.

Como forma de proteção, o INPI tem a faculdade de indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.

A proteção conferida pelo registro assegura ao titular da marca ou ao depositante o direito de:

– ceder seu registro ou pedido de registro; II – licenciar seu uso e; III – zelar pela sua integridade material ou reputação.

A vigência e prorrogação

O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos. (Art. 133, da LPI). O § 1º prevê a prorrogação que deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição.

A Cessão

O pedido de registro e o registro poderão ser cedidos, desde que o cessionário atenda aos requisitos legais para requerer tal registro. A cessão deverá compreender todos os registros ou pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos não cedidos. (Arts. 134 e 135, da LPI).

Licença de Uso

Com espeque no artigo 139, autoriza-se a licença de uso:

“O titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato de licença para uso da marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços”. O Parágrafo único acrescenta, ainda: “O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da marca, sem prejuízo dos seus próprios direitos”.

Não se pode olvidar que, como é característico de todo registro público, o contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros, a partir da data de sua publicação. De outro modo, estes não teriam conhecimento das alterações realizadas.

Assim como no caso de indeferimento de anotação, da decisão que indeferir a averbação do contrato de licença cabe recurso.

Perda dos direitos

O registro da marca é extinto: I – pela expiração do prazo de vigência; II – pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; III – pela caducidade; ou pela inobservância do disposto no art. 217, que impõe: “A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações”.

Exame do pedido

Após o protocolizado do pedido será publicado a oportunidade de apresentação de oposição no prazo de 60 dias. Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de registro.

Depois de deferido o pedido e comprovado o pagamento das retribuições correspondentes, o certificado de registro será concedido. Para todos os efeitos, reputa-se concedido o certificado de registro na data da publicação do respectivo ato.

A ação de nulidade

Por fim, imperioso ressaltar que é nulo o registro que for concedido em desacordo com as disposições desta Lei. O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício, pelo INPI, ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 180 dias contados da data da expedição do certificado de registro.

A ação de nulidade do registro deve ser ajuizada no foro da Justiça Federal, sendo que o INPI, quando não for o autor do requerimento de nulidade, intervirá no feito.

Requerida a nulidade, o juiz pode, determinar liminarmente a suspensão dos efeitos do registro e do uso da marca. A ação para declarar a nulidade do registro prescreve em 5 anos contados da data da sua concessão.

Autor: Adriano Martins Pinheiro, advogado, pós-graduado em direito empresarial, articulista e palestrante

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